专业体现价值|深圳中细软代理美国专利申请优秀范例

美国专利包括发明、外观设计和植物新品种三种类型。

向美国申请专利有三种途径：
1、直接向USPTO提交专利申请（国内完成项需要在中国专利局预先做保密审查）；
2、通过巴黎公约向美国申请专利（优先权期限12个月）；
3、通过PCT专利合作条约向美国申请专利（优先权可以达到30个月）。

实践经典案件历程
2018年10月15日提交美国专利申请，取得申请号US16/160***；
2019年9月我所收到Non Final Action (一通)，我方研究审通，积极与客户沟通，分析授权前景；
2019年10月与客户确定答辩方案委托我所处理答辩事宜；
2019年11月中，我部代理师完成答辩文档并提交答复意见；
2019年12月11日,USPTO发出Notice of Allowance and Fee(s) Due（授权缴费通知书）。

该美国专利申请案件从递交申请，到答复，再到获得授权，历时14个月，该美国专利尚未公开就已获授权，体现出较强的综合实力。该案作为我所美国专利申请优秀案例的代表，我们将其实践经验总结以供其他客户参考。

因为进行实质审查过程会完全体现一件美国专利申请文件的质量，所以现就答复审查意见情况进行分析：

    本案在收到的审查通知书中，审查员指出35 U.S.C.112、35 U.S.C.102及35 U.S.C.103的问题，分别对应说明书形式基础，新颖性和创造性实质障碍方面问题。

    1、针对35 U.S.C.112条，即“说明书应以单项或多项权利要求特别清晰地指出申请人所认为的该项发明的主题” ，由于专利申请文件阶段准备充分且清晰，因此审查员没有太多异议。

    因在申请文件撰写阶段，为避免出现35 U.S.C.112条的问题，我们也充分考虑并注意翻译撰写细节，使得申请文件有了很好的答辩基础。

例如：
     1）避免多项从属权利要求，将多项从属拆成单项从属，避免逻辑混乱；
     2）方法权利要求中，每个步骤中的动词建议以ing形式出现，否则会出现“不清楚”审查意见；
     3）权利要求书中采用“comprising”而不用“include”或“consist of”,避免影响范围；
     4）权利要求中注意”antecedent base”的限定；
     5）避免使用会导致不清楚的词语，尽量使用具体的名词或组件名；
     6）附图的文字及线条需清晰，等等。

 2、针对35 U.S.C.102条，即新颖性问题。审查员提出claim1已被US2018/029****公开。根据对比文件中的技术是关注于提供一种能够产生测试和处理信号的系统或设备，我们精准分析并确定“防水”相关的技术特征，即对比文件与我方的方案从整个的产品设计到申请内容均有有效的区别，因此满足新颖性条件。援引M.P.E.P.§2131进行争辩，即“只有在单个现有技术参考文献中找到明确或固有描述的权利要求中所述的每个要素时，才可以预期该权利要求。”

3、本案难点在于35 U.S.C.103方面问题，即非显而易见性的问题方面考量，审查员引用8篇对比文件来评该申请的显而易见性。
分析权衡优选的“密封与防水”的技术特征，通过与客户沟通本发明点、确定答辩方案，并技巧性地对权利要求进行修改，不但克服了审查员提出的所有问题，而且保护了发明的实质性贡献，使权利要求整体上对实际产品有更完善的保护。整个权利要求的修改及答复的说明均逻辑清晰、重点明确、环环相扣，无任何差错，使该案很快的获得授权。

该答辩方案既争取了客户的最大利益又取得了审查员的认同，在审查员收到之后即同意授权并发出通知，体现了深圳中细软国际案件的专业水准，并且为客户节省了后续大量的时间及费用，得到客户的赞扬。

深圳中细软致力于为全球客户提供全方面、高质量的自主创新知识产权专业服务，如果您有相关问题咨询或业务需求，我们将随时响应！